Editorial
por Márcio Ney Tavares



Um Ano que Finda Mas... São 35 Anos!

Tudo acontece por uma manifestação qualquer que se projeta e causa uma influencia gerando um ato cujas conseqüências, de antemão, não se sabe. Foi assim que naquele ano de 1974, como sócio-diretor de uma já importante empresa de patentes e marcas, me foi transmitida uma providência a ser seguida com a qual não concordara. Não me pareceu correta. O meu perfil não se encaixava (e ainda não se encaixa) em deliberações contrárias, segundo minha interpretação, à ética, aos bons costumes e aos interesses dos clientes, que estariam (e estão) acima do proveito de cada um. Foi quando decidi pelo meu afastamento da empresa, por simples opção.

Em conversas com então clientes que já me acompanhavam por alguns anos, recebi o incentivo de iniciar o meu próprio escritório; e o fiz unindo-me a um amigo e colega de São Paulo com quem já trabalhava há algum tempo. E os anos foram passando, a carteira de clientes cresceu, clientes se transformaram em amigos, depois nos apresentaram os seus filhos, alguns já se aposentaram, outros partiram... Permanece a lembrança daquele início, o trabalho, a boa amizade que até hoje ainda mantemos com muitos deles, italianos, alemães, franceses, suíços, norte-americanos, para não falarmos em outros tantos amigos do oriente, além dos clientes nacionais. Todos eles nos incentivaram tanto!

Voltamos um pouco no tempo de então para nos lembrarmos das comunicações via telex, das ordens via fax, da dificuldade da comunicação por telefone (que levava horas do Rio de Janeiro para São Paulo, imagine com o exterior...) e as instruções via correio cuja entrega da correspondência levava tanto tempo na época! E hoje, após estes 35 anos, após a ida do homem à lua, a disseminação dos satélites, a facilidade trazida pela internet e tudo o mais, fazemos uma pergunta: será o mundo ainda melhor nos próximos 35 anos, sem guerras e com maior respeito entre pessoas e países, sem poluição e com maior respeito ao ambiente, de modo a se aproveitar este tempo – que é uma breve passagem - apreciando tudo de mais belo que a natureza já nos dá? É o que esperamos... para nossos filhos e netos!

Neste fim de ano, tudo enfim nos atravessa a mente, talvez para nos mostrar como a vida é por demais curta quando se realiza um trabalho contínuo e no qual se acredita. Por isso, fica aqui o nosso agradecimento a todos aqueles que nos ajudaram neste crescimento, não só a todos que participaram e participam de nossa equipe, mas também aos nossos clientes, amigos e associados: o nosso muito obrigado pela sua confiança, com votos de que o nosso trabalho, nesses muitos anos, tenha correspondido e refletido o "depósito" de confiança, as "marcas" de nossa convivência, deixando "patente" a transformação que vivemos nestes 35 anos de trabalho.

O Direito de Pré-uso Sobre a Marca e o Momento de Invocá-lo
A Anuência Prévia da ANVISA Sobre o Processo de Patenteabilidade de Pedidos Farmacêuticos
Ana Paula Affonso Brito
Roberta Dutra


O Direito de Pré-uso Sobre a Marca e o Momento de Invocá-lo:
Ana Paula Affonso Brito



A legislação brasileira relativa às marcas adotou o sistema atributivo, segundo o qual a propriedade da marca só é adquirida com o registro válido, conforme o art. 129 da LPI. Dentre algumas exceções ao sistema atributivo, que garante direitos às marcas de fato, ou seja, legitimamente em uso, porém, não protegidas pelo registro no Brasil, está o instituto do Direito de Precedência, previsto no parágrafo 1º do art. 129 da Lei que garante ao usuário anterior de boa-fé, que esteja utilizando a marca há pelo menos 6 meses antes do depósito da marca conflitante, o direito de impugná-la e de obter registro para o sinal pretendido.

Todavia, a Lei não deixou claro qual seria este momento para invocação do pré-uso: se através de Oposição ou se através de Nulidade Administrativa, estas em esfera administrativa (junto ao INPI), ou, ainda, se através de Ação de Nulidade do Ato Administrativo de Concessão do Registro já em esfera Judicial.

Diante disto, várias correntes interpretativas vêm surgindo, sendo que há respeitáveis doutrinadores que entendem que somente através de Oposição interposta após 60 (sessenta) dias da publicação do registro de terceiros seria possível reivindicar o Direito de Precedência com base no pré-uso. Este também tem sido o posicionamento da Procuradoria Federal do INPI quando de sua participação em ações judiciais e palestras.

Em recente palestra organizada pela Justiça Federal no Rio de Janeiro, dando continuidade a um ciclo de palestras sobre Propriedade Intelectual promovido pelas associações ABPI/ EMARF e INPI no dia 16 de Setembro de 2009 sobre o tema "marcas, utente de boa-fé e direito de precedência", o INPI deixou claro o seu posicionamento de que somente a Oposição seria o caminho adequado para invocação do direito de pré-uso, informando que as próximas Diretrizes de Exames de Marcas já trarão tal regulamentação.

Ocorre que em recente julgado proferido em Abril de 2009 pelo Exmo Sr. Dr Guilherme Bollorini Pereifa da 35ª Vara Federal, nosso escritório obteve o êxito em uma Ação de Nulidade promovida por CEDI-COR CLÍNICA DE MACAÉ LTDA movida em face de VIOTTI E VIOTTI E ARANTES LTDA., na qual a Autora pleiteava direitos de precedência sobre a marca "CEDICOR" para serviços médicos em razão do pré-uso de boa-fé.

A Autora, em sede administrativa, deixou de apresentar Oposição ao pedido de registro da empresa concorrente, dentro dos 60 dias previstos em lei, mas, levou ao conhecimento do INPI através de uma petição de esclarecimentos que utilizava legitimamente a marca bem antes do depósito da marca recém depositada.

O INPI não considerou a petição de esclarecimentos, posto que seria uma Oposição fora de prazo, e acabou concedendo o registro para a marca "CEDICOR", o que deu causa a uma ação de nulidade do ato administrativo que concedeu o referido registro perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro (Processo n.º 2007.51.01.800580-2) movida pela usuária anterior de boa-fé.

O Magistrado que analisou o feito entendeu que o momento para invocação do pré-uso deve ser antes da concessão do registro e que a petição de esclarecimentos, mesmo tendo sido apresentada após o prazo de Oposição, se prestaria a atender aos interesses do titular do direito de precedência.

Cabe citar importante trecho do julgado: "Ressalte-se, entretanto, que apesar de autor não ter apresentado oposição ao pedido de registro n.º 821.492.691 no prazo do art. 158 da Lei 9.279/96, cientificou a autarquia em 17/05/01, petição de fls. 99/101 informando-a a acerca do pré-uso da marca CEDICOR e, requerendo, desta forma o indeferimento do pedido de registro depositado pelo 1º Réu com base no art. 124, XXIII e art. 129 § 1º da LPI"... "Desta forma é certo que a Autarquia teve conhecimento do pré uso da marca CEDICOR pela Autora em Maio de 2001, ou seja, antes da concessão do registro da empresa Ré, ocorrido em 23/12/2003 (fls. 264), cuja irregularidade foi reconhecida pelo próprio INPI em sua contestação". Esta decisão ainda está sendo questionada através de Recurso de Apelação pendente de julgamento pela 2ª Turma especializada do TRF-2ª região.

É claro que o direito não pode socorrer aos que dormem e nem o instituto do pré-uso poderá ser resguardado por prazos infindáveis para sua invocação, sob pena de completa insegurança jurídica. Todavia, nossa posição e orientação é que mesmo esgotado o prazo de Oposição, deve-se levar ao conhecimento do INPI direitos de pré-uso em processo de marcas de terceiros, pois mesmo que a Autarquia não os reconheça em sede Administrativa, esta invocação terá papel determinante em ações judiciais, como no precedente acima citado.


A Anuência Prévia da ANVISA Sobre o Processo de Patenteabilidade de Pedidos Farmacêuticos
Roberta Dutra


O papel da ANVISA no processo de exame dos pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos gerou um ponto polêmico no que tange a competência de exame entre as autarquias envolvidas, INPI e ANVISA, apesar da atribuição legal do INPI conforme descrito no Artigo 2º da Lei 5648 de 11/12/1970:

"O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica."

A tarefa de exame dos pedidos de patentes, é tradicionalmente desempenhada pelos examinadores técnicos especializados membros do INPI, contudo com o entendimento tirado da interpretação sobre a anuência prévia a luz do direito interno e do direito internacional, em especial no que diz respeito aos compromissos que o Brasil assumiu junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) e ao Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (da sigla em inglês TRIPS), os pedidos de patentes farmacêuticas passaram a ter sua análise obrigatória pela ANVISA desde a Medida Provisória nº 2006/1999, que criou a figura jurídica da anuência prévia, posteriormente consolidada pela Lei nº 10.196, de 2001, que alterou o artigo 229 da Lei nº 9.279, de 1996 – a Lei de Propriedade Industrial -, incluindo a alínea c:

"A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da ANVISA."

A instauração da anuência prévia pela legislação acabou por dividir as competências do INPI acerca de exames de patentes farmacêuticas com a ANVISA. A intenção de agilizar a análise dos requisitos legais indispensáveis aos processos de patentes de medicamentos deu vez a um vazio de atribuições. O propósito da lei não seria estabelecer ordenar um reexame, e nem gerar uma exceção a esta classe de produtos patenteáveis. A idéia inicial da anuência prévia seria de estabelecer um procedimento de exame eficiente no qual o INPI e a ANVISA, cooperassem na análise dos pedidos de patente, evitando uma concessão sem mérito, e/ou o monopólio sobre determinada matéria.

Se por um lado o texto da lei de 2001, não preconiza um duplo exame, por outro lado vê-se na lei que a intenção seria de proteger o interesse social de possíveis riscos à saúde pública e ao desenvolvimento tecnológico do país. O INPI e a ANVISA em vez de, estabelecer uma análise conjunta desses tipos de patentes, formando um sistema único de exame, criaram um ponto desconforme em afastamento ao propósito legal.

Por mais que se discuta sobre a atribuição da ANVISA, a instituição da anuência prévia se presta ao interesse público, e o debate a respeito de sua retirada do texto legal pode por em risco avanços relacionados à Saúde no Brasil, especialmente, no que diz respeito ao acesso a medicamentos essenciais. Portanto, se faz necessário o aprofundamento das discussões sobre o papel dessas instituições de modo a encontrar um equilíbrio das funções desempenhadas pelo INPI e pela ANVISA no exame do pedido de patente farmacêutico, sem prejuízo ao interesse público.

Por Roberta Dutra
Estudante de Graduação em Farmácia da UFF
Equipe do Departamento de Patente da
Tavares Propriedade Intelectual

Consciente das várias transformações climáticas causadas pela ação do homem no mundo, a Tavares assumiu o compromisso de ajudar ao planeta. Desde novembro, nós estamos utilizando papéis certificados pela FSC – Forest Stewardship Council – com intuito de contribuir, mesmo que seja com uma pequena parcela, na luta contra o desmatamento e a emissão de gases. Essa organização não governamental tem como objetivo fiscalizar empresas que exploram as florestas para a fabricação de celulose conforme as leis vigentes do país, incluindo as leis trabalhistas. É importante destacar que essa atitude é apenas uma de várias ações que nosso escritório começou a desenvolver em matéria de meio ambiente e que se unem às ações de responsabilidade social já desenvolvidas pela Tavares há alguns anos, intensificadas a partir de 2009.