Editorial
por Márcio Ney Tavares



Propriedade Intelectual: para onde vamos?

Sob o título "Os novos rumos da Propriedade Intelectual: Para Onde Vamos?", a ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual) realizou o seu XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 22 a 25 de agosto último. Além de palestrantes ilustres envolvendo experiências significativas como Mardson McQuay (da GE) Robert Gruetzmacher (da Dupont) e Horacio Gutierrez (da Microsoft), os assuntos também foram um tanto polêmicos, como "o backlog mundial em pedidos de patentes", a "harmonização substantiva de leis de patentes", o "protocolo de Madri", entre outros.

Embora vários temas já contem com muitas discussões a respeito, alguns assuntos nos chamaram a atenção, como o fato de que a GE, sozinha, deposita anualmente em torno de 2.500 (dois mil e quinhentos) pedidos de patentes, ou que a DUPONT possui 5.000 (cinco mil) cientistas e engenheiros prospectando e trabalhando com inovação, ambos os números impressionantes. Outro tópico relevante, apesar de já conhecido e debatido, foi a proposta de alternativas para a agilização dos exames dos pedidos de patentes. Uma delas seria a exigência de apresentação, juntamente com o pedido, das buscas prévias feitas em bancos de patentes reconhecidos. Isto possibilitaria que o examinador já contasse, no momento do exame, com o conhecimento do estado da arte, ainda que oferecido pelo próprio depositante, podendo proceder a uma busca "complementar " apenas. Tal exigência provavelmente motivaria maior "qualidade" na apresentação do pedido de patente, pois "forçaria" o próprio depositante a destacar a novidade da sua invenção em relação àquilo já oferecido e conhecido.

No que diz respeito à harmonização das leis, existem várias dificuldades para se obter uma "padronização" dos pedidos. Seja por causa de aspectos da própria lei de cada País em relação ao que pode e se entende como invenção (e/ou Modelo de utilidade, por exemplo), seja em relação ao processamento do pedido, prazos concedidos, em resumo pode-se dizer que a discussão é quanto à parte substantiva (lei e seus efeitos) e à parte adjetiva (processamento).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, Brasil) passou a aproveitar as buscas efetuadas para pedidos de patentes que contenham uma prioridade (pedido feito no exterior), através do Ato Normativo 152/99 (que veio a ser revogado pela Resolução 118/05 ). De fato, entendemos que existindo um pedido de patente a que se pode chamar de "originário", que já conte com buscas feitas em outras Repartições de Patentes que utilizem banco de patentes mundialmente reconhecido, somos de parecer que o resultado daquelas buscas e as exigências, deferimento ou indeferimento do pedido em outro País podem servir de parâmetro ou mesmo de indício do reconhecimento (ou não) da invenção segundo as regras que viessem a ser assinadas por Países interessados.

No momento, as dificuldades relacionadas a melhorar o entrosamento das Repartições de Patentes da maioria dos Países estão sendo analisadas. Ora, se em relação às Marcas, existe em nosso país um grande esforço para o Protocolo de Madri seja assinado, pois o Brasil é um dos países em que a concessão de um registro mais demora, por que não cooperar também com um sistema mundial de processamento dos pedidos de patentes, de forma a reduzir o backlog atual (em torno de 6 a 8 anos)?! É um bom assunto para estudarmos em matéria de globalização da Propriedade Intelectual.

Considerações Acerca dos Pressupostos Processuais da Caducidade e das Razões Legítimas de Desuso da Marca
A Evolução do Registro dos Programas de Computador e a Resolução 201/2009 do INPI
Vanessa Ferro
Leonardo Ignatiuk Pessanha



Considerações Acerca dos Pressupostos Processuais da Caducidade e das Razões Legítimas de Desuso da Marca:
Vanessa Ferro



Inicialmente, como é sabido, a marca tem a função precípua de distinguir produtos ou serviços de outros de origem diversa que coexistam no mercado. De fato, trata-se de função social da propriedade de marca, considerada bem móvel para os efeitos legais, nos termos do art. 5º da Lei 9.279/96 e artigo 5º, incisos XXII, XXIII e XXIX da Constituição Federal.

Daí conclui-se que a marca deve ser usada comercialmente para distinguir produtos e serviços no mercado de consumo. De outro modo, deixará de cumprir sua função social e possibilitará a prática da reserva de mercado por particulares.

Com vistas a coibir a reserva de mercado, o legislador introduziu, por meio do art. 143 da Lei 9.279/96, um instrumento processual - denominado caducidade - que possibilita a anulação do direito sobre marca que não cumpra sua função social de propriedade. Senão vejamos:

Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cindo) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.


O referido artigo encontra-se elencado sob o Capítulo VI da Lei 9.279/96, que versa sobre a perda dos direitos de marca. Assim, é certo que o uso da marca é requisito para sua validade como direito de propriedade.

No entanto, se o espírito da lei é o de coibir a reserva de mercado restaria ineficaz se permitisse que qualquer empresa ou pessoa física postulasse o cancelamento de um registro com o mero intuito de tornar o sinal em questão disponível no mercado sem o exercício de sua função precípua anteriormente comentada, inclusive como meio de garantir a aludida reserva ou, ainda, face à impossibilidade de ele próprio, o requerente, estar impedido de obter a proteção do sinal como marca. Assim, há que se observar um dos pressupostos processuais estabelecido no caput do art. 143, qual seja, a legitimidade do requerente da caducidade.

Porém, a lei não qualifica os legítimos interessados, cabendo a interpretação à doutrina e aos aplicadores da lei. Portanto, trazemos à colação jurisprudência produzida pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos autos do processo nº. 003666719, in verbis:

"(...) Tendo em vista não ter sido comprovado o legítimo interesse do requerente, anulo a publicação de caducidade e indefiro a petição, mantendo a vigência do registro no. 003666719."


E ainda nos autos do processo nº. 812427955:

"Tendo em vista o contido no parecer PROC/DICONS – fls. 130, que esclarece que há que ser indeferido o pedido de caducidade quando verificado que o seu deferimento não repercutirá, ou seja, não trará nenhuma vantajosidade ao seu requerente o que ficou configurado nos autos" (grifos nossos)


Ora, tendo sido interpretado o requisito do legítimo interesse como a ausência de vantagem àquele que requer a declaração de caducidade, passemos às hipóteses concretas.

Em primeiro lugar, afigura-se claro que inexiste vantagem para o requerente da caducidade se, ele próprio ou empresa que controle direta ou indiretamente não poderá obter o registro do sinal idêntico ou semelhante ao que se pretende cancelar. Tal circunstância poderá ocorrer nos casos em que a contenda não se restrinja à marca, mas também a outros direitos sobre o mesmo sinal marcário, como nos casos em que a marca cancelanda seja também objeto de direito de autor, parte característica de nome empresarial, nome civil ou de família ou, ainda, marca estrangeira notoriamente conhecida no mercado brasileiro, por exemplo, haja vista a proteção conferida a esses sinais pelo artigo 124 da Lei 9.279/96.

Assim, nas circunstâncias acima exemplificadas, mesmo que o registro alvo do requerimento de caducidade fosse cancelado, o requerente da caducidade não obteria qualquer vantagem com tal fato, vez que, por diversos outros motivos, restaria impedido de obter registro para marca idêntica ou confusamente semelhante, por força do quanto disposto nos incisos V, XV, XVII e outros do art. 124 da Lei 9.279/96.

Portanto, concluindo que o legítimo interesse caracteriza-se pela ausência de vantagem ao requerente da caducidade, em tese, o registro objeto do procedimento de caducidade (i.e. cancelamento por ausência de uso) não poderia ser anulado, pois o requerimento de caducidade careceria de um dos pressupostos processuais. Assim, subentende-se que o mérito, in casu, ausência de uso nos termos da lei, sequer poderia ser analisado, devendo ser rejeitado, in limine, o pedido de caducidade, assim como verificamos nas decisões proferidas pelo INPI.

Além da hipótese anteriormente aventada, outra situação que poderia ser considerada exceção ao cancelamento de registro de marca por ausência de uso nos termos da lei, seria o não uso justificado por razões legítimas. Igualmente, trata-se de circunstância que prescinde de interpretação para ser aplicada ao caso concreto.

Assim, a doutrina mais uma vez, cumpre seu papel apresentando hipóteses que poderiam ser caracterizadas como justificadoras da ausência de uso da marca como exigido pela lei. Neste esteio, podemos citar os casos de incêndio nas instalações da fábrica do titular do registro de marca que tenha lhe impossibilitado de exercer suas atividades durante os cinco anos anteriores ao requerimento de caducidade – período de investigação de uso – ou, ainda, embargos econômicos que impedissem as atividades de empresa estrangeira no território brasileiro.

Além das hipóteses já consagradas pela doutrina, inclusive, guerras, é possível vislumbrar razões outras capazes de inviabilizar indiretamente o uso da marca durante certo tempo que eventualmente compreendesse o período de investigação. Imaginemos, por exemplo, a hipótese de contrafação tamanha que impossibilitasse a exploração comercial de determinada marca no país, a ponto de que o titular da marca ou seu licenciado não auferisse lucros e, ao contrário, sofresse prejuízos econômicos.

Ora, é sabido que as marcas estrangeiras notoriamente conhecidas no Brasil fazem jus a uma proteção em nossa legislação desde que sejam depositadas / registradas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Assim, se, cinco anos após a concessão no Brasil de um registro de marca notoriamente conhecida de origem estrangeira, a magnitude da contrafação alcance grau elevadíssimo, sendo que as medidas eventualmente articuladas pelo titular para defesa da marca somente surtam efeito após longo período durante o qual o sinal sofra denegrimento, prejudicando as vendas, além do Brasil, no mercado internacional, a exigência de uso encontraria aqui uma exceção como razão legítima de desuso?

Diversamente do requisito da legitimidade do requerente da caducidade, que encontra jurisprudência favorável, no caso das razões legítimas de desuso além daquelas consagradas pela doutrina, até o momento inexiste decisão ou maiores discussões doutrinárias sobre o assunto. Assim, situações que excedem os limites das hipóteses exploradas pelo INPI aguardam respaldo doutrinário e jurisprudencial, quem sabe, causando danos ao titular de direitos no Brasil.

Por fim, é possível concluir que, na verdade, a posição adotada pelo INPI quanto à análise da matéria de caducidade ainda é bastante tradicional e esparsamente considera questões que extrapolam o mérito, ou seja, a questão fática do uso. Assim, é preciso que os operadores do Direito de Propriedade Industrial esgotem todas as possibilidades no bojo da legislação, com vistas a promover alterações que favoreçam a completa aplicação do espírito da lei nos casos concretos.


A Evolução do Registro dos Programas de Computador e a Resolução 201/2009 do INPI
Leonardo Ignatiuk Pessanha


Estamos quase chegando ao fim da primeira década do século XXI. Neste cenário, principalmente com relação aos direitos autorais, poucos institutos obtiveram tanta relevância como os programas de computador ou "software", assim conhecidos.

Antes de mais nada, há de se saber que o programa de computador, em termos gerais, é definido pela lei como uma coleção organizada de instruções – em linguagem natural ou em código – que contenham um suporte físico, um "hardware", fazendo-o funcionar de modo a realizar uma tarefa. No Brasil, o regime de proteção de programas de computador é tutelado pelo Direito Autoral, nos termos da Lei 9.610/98, da mesma forma que para as obras literárias. Contudo, pela própria natureza dos "softwares" em constante atualização e objeto de avanços tecnológicos, foi necessária uma lei específica que regulasse esta proteção. Assim, a Lei 9.609/98, Lei de Software, regulamenta os institutos relativos ao "software" e, no que esta for omissa, busca-se a legislação de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) de forma subsidiária.

Assim, a proteção de um "software" não poderá nunca ser a mesma dada a uma invenção ou modelo de utilidade, sofrendo exclusão de patenteabilidade (embora a patente de uma invenção que funcione com um programa de computador possa proteger sua função).

Como obra protegida pelo Direito Autoral, o registro de um programa de computador não é obrigatório – em razão da natureza declaratória da proteção dos Direitos Autorais – mas é o principal meio de se comprovar com segurança sua autoria, principalmente no que tange à garantia da data da criação. Assim, quanto à titularidade dos direitos, sem obra registrada ou não, pertencerão ao autor direitos morais e patrimoniais. Os primeiros são irrenunciáveis e consistem no direito de paternidade e de se opor a alterações não autorizadas no programa, acabando por lhe prejudicar a honra ou reputação. Os últimos são os direitos de importância financeira, que incluem direitos de reprodução, comercialização, locação, autorização de modificações e de utilização da obra através de qualquer meio. Estes, ao contrário dos direitos morais, podem ser cedidos através de um documento de cessão de direitos.

O direito de autoria sobre o "software" possui validade de 50 anos, a contar do dia 1º de janeiro do ano seguinte à data de criação ou publicação - especificada pelo próprio autor no formulário de registro, junto com a identificação da linguagem em que o programa foi escrito. O sigilo do código fonte do programa valerá apenas pelos primeiros 10 anos, podendo ser prorrogado de decênio a decênio, com o pagamento de uma taxa de manutenção da confidencialidade. Sem esta renovação, o programa ficará aberto ao público, apenas para fins de pesquisa, em uma fonte específica disponibilizada pelo INPI.

No ato do registro, o programa deve estar concluído e em perfeito funcionamento. Anteriormente imprimia-se as linhas de código para documentação técnica, mas a Resolução Nº 201/2009 do INPI – complementando os avanços da Lei de Software e buscando trazer coerência à natural digitalização dos documentos da Divisão de Registro de Programas de Computador – permite atualmente que esses códigos sejam apresentados em formato PDF (Portable Document Format) em mídia eletrônica, seja CD ou DVD, ambos não regraváveis. É possível ainda, segundo a nova resolução, apresentar apenas trechos do código do programa, mas esses trechos devem ser capazes de caracterizá-lo como criação independente e identificá-lo perante outros programas.

Estes códigos que perfazem o programa serão entregues em duas vias, lacradas cada uma em seu próprio envelope de segurança, e farão parte do conjunto de documentos técnicos necessários ao registro. Já a documentação formal para o registro consistirá basicamente no formulário de inscrição, na guia de recolhimento e nos contratos referentes ao desenvolvimento, uso, comercialização e transferência de tecnologia referente ao "software".

Finalmente, o procedimento se encerrará com a análise exclusiva da documentação formal e sua conseqüente aprovação por parte do INPI – que não considerará o conteúdo da mídia nem desempenhará um exame técnico, em razão de sua natureza meramente declaratória. A partir deste instante o autor já poderá desfrutar da segurança do registro do seu programa, pelo menos no que se refere ao marco da data da proteção.

Este é o termo em que se encontra todo o processo de registro dos programas de "software", que mesmo que tardiamente, tem recebido constante atualização, tanto do Poder Legislativo quanto do órgão responsável por sua realização, o INPI (mesmo que se discuta a atribuição da autarquia federal cuja atividade é a tutela e concessão de Direitos de Propriedade Industrial e não de Direitos Autorais, tais como "softwares", em sua gênese). É de se esperar que, pelos avanços já alcançados e ainda a alcançar, estas mudanças ocorram com cada vez mais freqüência nas próximas décadas, acompanhando o mercado e suas especificidades, no interesse não apenas dos que trabalham na área, mas de todos os interessados na Propriedade Intelectual.

Fonte: Seminário apresentado em 01/07/2009 na Redetec por David Chaves, da Divisão de Registro de Programas de Computador – Direpro – do INPI.

Por LEONARDO IGNATIUK PESSANHA
Estudante de Graduação em Direito da UFRJ
Equipe do Departamento Jurídico da
TAVARES PROPRIEDADE INTELECTUAL

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A Universidade da região de Joinville, em parceria com o Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade do Estado de Santa Catarina (CCT - UDESC), com a Associação de Joinville e Região da pequena, micro e média empresa (AJORPEME) e com o Centro de Engenharias de Mobilidade da Universidade Federal de Santa Catarina (CEM – UFSC) realizaram nos dias 14 a 18 de setembro o II Encontro do Fórum de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia da Região Sul – II Fortec Sul, em Santa Catarina. Um dos objetivos principais foi a sensibilização e a divulgação das informações sobre o processo de geração, uso e difusão do conhecimento para a inovação junto às empresas. A Tavares apoiou este evento, pois acredita ajudar assim no desenvolvimento tecnológico do Brasil.