MARCAS – Restrições e ressalvas do INPI: Quando o registro pode não garantir os direitos de exclusividade

Tem sido cada vez mais comum, ao verificarmos os despachos de deferimento ou concessão de registros marcários (quando já pagas as taxas finais), que o INPI vem considerando diversas palavras como de uso necessário, vulgar, comum ou meramente descritivo, não podendo, portanto, serem apropriadas com exclusividade pelo requerente.

Segundo estipula o art. 124, VI da Lei da Propriedade Industrial, não são registráveis como marca os sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

Sendo assim, ao deferir ou conceder alguns registros o INPI, quando não os indefere de pronto, conforme o artigo acima, tem feito com cada vez mais freqüência – é bem verdade, em razão dos inúmeros requerimentos de registros de palavras fracas e de uso genérico – o seguinte apostilamento: sem proteção ao uso exclusivo da palavra “tal” ou dos elementos nominativos.

Ocorre que, muitas vezes, tais apostilamentos ou ressalvas sobre a proteção da marca não são cabíveis: ou porque houve um excesso de rigor do examinador ao analisar uma palavra em relação aos produtos ou serviços reivindicados, ou porque, não foi considerado o aspecto evocativo das palavras, que diferentemente do aspecto descritivo, deveria conferir proteção com exclusividade, seja “no conjunto” ou seja pelo próprio aspecto sugestivo da palavra[1].

Segundo disposto na Resolução n.º 083/2001 do INPI, toda vez que houver o deferimento com restrições sobre uma marca, este será considerado pelo INPI como um indeferimento parcial, sendo admitida a interposição de um recurso contra o indeferimento parcial, que deverá observar o prazo previsto em lei de 60 (sessenta) dias da publicação na Revista da Propriedade Industrial.

Por analogia, quando a ressalva não é feita pelo INPI no ato do deferimento do registro, mas, sim, em sua concessão, entendemos que é cabível, um processo administrativo de nulidade do ato que concedeu parcialmente o registro, conforme estipula o art. 168 da LPI, para que não incida o apostilamento questionado.

Por isso, deve-se atentar às ressalvas e apostilamentos feitos pelo INPI nos despachos de deferimento ou concessão dos registros marcários, pois certas restrições esvaziam completamente a proteção marcária diluindo palavras que poderiam ser consideradas evocativas e passíveis de proteção com exclusividade. Assim, os Recursos e Nulidades Administrativas contra indeferimentos parciais são importantes mecanismos para o correto exercício do direito dentro do contencioso administrativo do INPI e devem ser tempestivamente interpostos para resguardar os direitos do requerente da marca.


[1] vide Denis Borges Barbosa, in Uma Introdução à Propriedade Intelectual, primeiro volume, Editora Lumen Iuris, 1997, pág 229 e diversos casos judiciais TRF2- AC 90.02.131.81-0, de 18/11/1997, publicação RE N.º 109.344-7 - RJ; TFR AC N.º 100.896 – RJ de 14 de maio de 1986