O Direito de Pré-uso sobre a marca e o momento de invocá-lo

A legislação brasileira relativa às marcas adotou o sistema atributivo, segundo o qual a propriedade da marca só é adquirida com o registro válido, conforme o art. 129 da LPI. Dentre algumas exceções ao sistema atributivo, que garante direitos às marcas de fato, ou seja, legitimamente em uso, porém, não protegidas pelo registro no Brasil, está o instituto do Direito de Precedência, previsto no parágrafo 1º do art. 129 da Lei que garante ao usuário anterior de boa-fé, que esteja utilizando a marca há pelo menos 6 meses antes do depósito da marca conflitante, o direito de impugná-la e de obter registro para o sinal pretendido.

Todavia, a Lei não deixou claro qual seria este momento para invocação do pré-uso: se através de Oposição ou se através de Nulidade Administrativa, estas em esfera administrativa (junto ao INPI), ou, ainda, se através de Ação de Nulidade do Ato Administrativo de Concessão do Registro já em esfera Judicial.

Diante disto, várias correntes interpretativas vêm surgindo, sendo que há respeitáveis doutrinadores que entendem que somente através de Oposição interposta após 60 (sessenta) dias da publicação do registro de terceiros seria possível reivindicar o Direito de Precedência com base no pré-uso. Este também tem sido o posicionamento da Procuradoria Federal do INPI quando de sua participação em ações judiciais e palestras.

Em recente palestra organizada pela Justiça Federal no Rio de Janeiro, dando continuidade a um ciclo de palestras sobre Propriedade Intelectual promovido pelas associações ABPI/ EMARF e INPI no dia 16 de Setembro de 2009 sobre o tema “marcas, utente de boa-fé e direito de precedência”, o INPI deixou claro o seu posicionamento de que somente a Oposição seria o caminho adequado para invocação do direito de pré-uso, informando que as próximas Diretrizes de Exames de Marcas já trarão tal regulamentação.

Ocorre que em recente julgado proferido em Abril de 2009 pelo Exmo Sr. Dr Guilherme Bollorini Pereifa da 35ª Vara Federal, nosso escritório obteve o êxito em uma Ação de Nulidade promovida por CEDI-COR CLÍNICA DE MACAÉ LTDA movida em face de VIOTTI E VIOTTI E ARANTES LTDA., na qual a Autora pleiteava direitos de precedência sobre a marca “CEDICOR” para serviços médicos em razão do pré-uso de boa-fé.

A Autora, em sede administrativa, deixou de apresentar Oposição ao pedido de registro da empresa concorrente, dentro dos 60 dias previstos em lei, mas, levou ao conhecimento do INPI através de uma petição de esclarecimentos que utilizava legitimamente a marca bem antes do depósito da marca recém depositada.

O INPI não considerou a petição de esclarecimentos, posto que seria uma Oposição fora de prazo, e acabou concedendo o registro para a marca “CEDICOR”, o que deu causa a uma ação de nulidade do ato administrativo que concedeu o referido registro perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro (Processo n.º 2007.51.01.800580-2) movida pela usuária anterior de boa-fé.

O Magistrado que analisou o feito entendeu que o momento para invocação do pré-uso deve ser antes da concessão do registro e que a petição de esclarecimentos, mesmo tendo sido apresentada após o prazo de Oposição, se prestaria a atender aos interesses do titular do direito de precedência.

Cabe citar importante trecho do julgado: “Ressalte-se, entretanto, que apesar de autor não ter apresentado oposição ao pedido de registro n.º 821.492.691 no prazo do art. 158 da Lei 9.279/96, cientificou a autarquia em 17/05/01, petição de fls. 99/101 informando-a a acerca do pré-uso da marca CEDICOR e, requerendo, desta forma o indeferimento do pedido de registro depositado pelo 1º Réu com base no art. 124, XXIII e art. 129 § 1º da LPI”... “Desta forma é certo que a Autarquia teve conhecimento do pré uso da marca CEDICOR pela Autora em Maio de 2001, ou seja, antes da concessão do registro da empresa Ré, ocorrido em 23/12/2003 (fls. 264), cuja irregularidade foi reconhecida pelo próprio INPI em sua contestação”. Esta decisão ainda está sendo questionada através de Recurso de Apelação pendente de julgamento pela 2ª Turma especializada do TRF-2ª região.

É claro que o direito não pode socorrer aos que dormem e nem o instituto do pré-uso poderá ser resguardado por prazos infindáveis para sua invocação, sob pena de completa insegurança jurídica. Todavia, nossa posição e orientação é que mesmo esgotado o prazo de Oposição, deve-se levar ao conhecimento do INPI direitos de pré-uso em processo de marcas de terceiros, pois mesmo que a Autarquia não os reconheça em sede Administrativa, esta invocação terá papel determinante em ações judiciais, como no precedente acima citado.